Markenrecht (ausführlich)

Das Markenrecht

von Rechtsanwalt Dr. HANS-JÜRGEN RUHL, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, DANCKELMANN u. KERST, Frankfurt

Skript aus der Veranstaltung "Wie schützen Sie Ihre kreativen Leistungen? Der rechtliche Schutz des geistigen Eigentums"

I. Der Markenbegriff

Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Dem Schutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (§ 3 Abs. 2 MarkenG). Aus diesen gesetzlichen Bestimmungen folgt, dass eine Marke um ihrer Individualisierungsfunktion und damit ihrer Identifizierungsfunktion zu genügen, einen Herkunftshinweis und eine abstrakte Unterscheidungsfunktion besitzen muss. Die wichtigste Aufgabe der Marke besteht schließlich darin, das kaufende Publikum gegen Irreführungen und den Markeninhaber gegen unlauteren Wettbewerb von Konkurrenten zu schützen.

II. Die Abgrenzung der Marke zu den Unternehmenskennzeichen

Unternehmenskennzeichen, die als geschäftliche Bezeichnungen (neben Geschäftsabzeichen sowie Werktiteln) ebenfalls durch das Markengesetz geschützt werden (§ 5 Abs. 1 MarkenG), sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Die Unternehmenskennzeichen müssen ebenso wie die Marke Unterscheidungskraft besitzen und unterscheiden dabei das Unternehmen als Ganzes von anderen Unternehmen. Demgegenüber unterscheidet die Marke einzelne Waren oder Dienstleistungen eines Anbieters von denen anderer Wettbewerber.

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entsteht mit der Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Eine Registrierung, etwa eine Firmeneintragung im Handelsregister oder eine Gewerbescheinerteilung, ist nicht erforderlich. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens beschränkt sich allerdings auf den räumlichen Tätigkeitsbereich des Unternehmens.

Verfügt ein als Unternehmenskennzeichen benutztes Zeichen über keine originäre Unterscheidungskraft, tritt der Schutz dieses Zeichens nur dann ein, wenn eine Verkehrsgeltung besteht. Dies gilt auch für sog. Geschäftsabzeichen (z. B. Logos) und zwar unabhängig von ihrer originären Unterscheidungskraft (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Von einer Verkehrsgeltung ist dann auszugehen, wenn aufgrund der Benutzungsumstände (Dauer, Umfang etc.) unterstellt werden kann, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise in dem benutzten Zeichen einen Hinweis auf das damit bezeichnete Unternehmen erkennt.

III. Exkurs: Die Internet-Domain

Internet-Domains stellen keine eigene Kennzeichenart dar. Ihre kennzeichenrechtliche Relevanz besteht allein darin, dass ein Markenrecht, ein Unternehmenskennzeichenrecht, ein Werktitel oder eine geografische Herkunftsangabe mit einer Domain zusammenfallen kann (vgl. Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl. 2007, S. 122 ff.). Diese potentielle Überschneidung konzentriert sich auf die Second-Level-Domain, welche der Individualisierung der unter dieser Domainadresse abrufbaren Inhalte dient. Der Inhaber einer Domain erwirbt weder ein „Eigentum“ an dieser Domain noch irgendein ausschließliches Recht, sondern lediglich ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht gegenüber der DENIC e.G. (Marx, a.a.O., S. 125). Eine Second-Level-Domain wird lediglich dann als Marke erkannt, wenn sie mit einer außerhalb des Internets präsenten Marke identisch ist und wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die sie verwendet wird, unter der Domainadresse angeboten werden. Bei einer hinreichend deutlichen Verwendung einer Domain für den Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen kann aus der Sevond-Level-Domain eine Benutzungsmarke entstehen (Marx, a.a.O., S. 128; siehe hierzu nachfolgend unter IV. 3.)

IV. Die Entstehung des Markenschutzes

Der Schutz von Marken entsteht entweder durch deren Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts oder durch Erlangung von Verkehrsgeltung aufgrund entsprechender Benutzung im geschäftlichen Verkehr (§ 4 Nr. 1 und 2 MarkenG). Des Weiteren wird gemäß § 4 Nr. 3 MarkenG die sog. notorisch bekannte Marke geschützt.

1. Die Vorbereitung

a) Markendesign

Bei der Gestaltung einer Marke sollte zunächst berücksichtigt werden, dass das zu entwickelnde Markenzeichen mit der zu kennzeichnenden Ware oder Dienstleistung harmoniert. Insoweit sollte ein passendes Zeichen in einer geeigneten Markenform gewählt werden, wobei die Originalität und die Einprägsamkeit des Zeichens von entscheidender Bedeutung sind. Dabei sollte das Zeichen auch zu dem sonstigen Auftritt des Unternehmens passen. Im Idealfall erfolgt die Entwicklung einer Marke durch einen Markendesigner in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Rechtsanwalt, wobei der Markendesigner für die Kreativität zuständig ist, während der Rechtsanwalt die Schutzfähigkeit des Markenzeichens, insbesondere die Fragen, ob sich das Zeichen als Herkunftshinweis eignet und ob keine beschreibende Angabe vorliegt, zu überprüfen hat (vgl. Bingener, Markenrecht, 2007, Seite 17 ff.).

b) Markenrecherche

Des Weiteren sollte vor der Eintragung bzw. Benutzung einer Marke eine Markenrecherche, d. h. eine Recherche auf ältere Kennzeichenrechte, welche mit der geplanten Marke in Konflikt geraten könnten, durchgeführt werden. Diese Recherche kann allgemein im Internet oder speziell in dem Register des Deutschen Patent- und Markenamts (https://dpinfo.dpma.de/protect/mar.html)) erfolgen. Das Ziel der Recherche ist die Erkennung von prioritätsälteren Marken, Unternehmenskennzeichen und Firmennamen, die der geplanten Marke entgegenstehen könnten. Für die Recherche kann wiederum professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden.

2. Markenschutz aufgrund Eintragung (§ 4 Nr. 1 MarkenG)

a) Vor- und Nachteile

Der Vorteil einer eingetragenen Marke gegenüber einer Benutzungsmarke besteht nicht nur darin, dass die eingetragene Marke im gesamten Bundesgebiet geschützt ist, während sich der Schutzbereich der Benutzungsmarke auf das Territorium beschränkt, auf dem die konkrete Nutzung der Marke für Waren oder Dienstleistungen stattfindet, sondern auch darin, dass sie in gerichtlichen Auseinandersetzungen, etwa in den Fällen der Produktpiraterie, ein sofort wirksames Verteidigungsmittel bietet. Während die Gerichte bei Benutzungsmarken häufig veranlasst sind, deren tatsächliche Voraussetzungen - möglicherweise mit der Durchführung einer Beweisaufnahme - zu überprüfen, sind sie an eine eingetragene Marke regelmäßig gebunden. Insoweit reicht die Vorlage der Eintragungsurkunde des Deutschen Patent- und Markenamts in einem gerichtlichen Verfahren aus. Dieser Umstand erleichtert die Rechtsverfolgung erheblich, gerade auch in einem - im Markenrecht nicht seltenen - einstweiligen Verfügungsverfahren. Der Nachteil einer Markeneintragung besteht allein in den damit verbundenen finanziellen Aufwendungen. Sollte die Eintragung einer Marke in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts aus irgendwelchen Gründen scheitern, könnte das Zeichen immer noch als Benutzungsmarke verwendet werden.

b) Das Eintragungsverfahren

Im Eintragungsverfahren prüft das Deutsche Patent- und Markenamt die formellen und materiellen Voraussetzungen der beantragten Markeneintragung. Grundlage der Prüfung des Deutschen Patent- und Markenamts ist das amtliche Anmeldeformular (siehe hierzu im Internet unter www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7005.pdf). Wertvolle Hinweise zu dem Eintragungsverfahren enthält im Übrigen das Merkblatt des Deutschen Patent- und Markenamts Wie melde ich eine Marke an? (siehe hierzu im Internet unter www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7731.pdf).

aa) Die formellen Voraussetzungen

Zu den formellen Voraussetzungen gehören u. a. die schriftlichen Angaben des Anmelders, der (eintragungsfähigen) Markenform sowie des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen. Hinzu kommt ferner die Einzahlung der erforderlichen Gebühren.

(1) Die Markenformen

Für eine Markeneintragung bieten sich verschiedene Markenformen an. Einige (moderne) Markenformen können jedoch mangels Eintragungsfähigkeit aufgrund fehlender grafischer Darstellbarkeit nur als Benutzungsmarken in Betracht gezogen werden.

Hierzu im einzelnen:

Die eintragungsfähigen Markenformen:

- Wortmarken

Wortmarken können aus den Zeichen bestehen, die sich mit der vom Deutschen Patent- und Markenamt verwendeten üblichen Druckschrift (Schriftart: Courier) darstellen lassen. Hierzu gehören neben den gängigen Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung auch Zahlen und sonstige Zeichen (vgl. z. B. die Wortmarken Coca Cola, nutella oder auch 11833). Eine Wortmarke verfügt über einen sehr großen Schutzumfang, der die Zeichenfolge in allen üblichen Darstellungsformen einschließlich eventueller Ergänzungen um grafische Elemente erfasst. Der Vorteil der Wortmarke besteht darin, dass sie hinsichtlich ihrer konkreten Verwendung immer wieder dem Zeitgeist angepasst werden kann, ohne dass die Priorität, d. h. der Zeitpunkt ihrer Anmeldung, verloren geht.

- Bildmarken

Bildmarken bestehen aus Abbildungen bzw. Grafiken ohne Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen. Eine Bildmarke eignet sich besonders für die Anbringung auf ästhetisch orientierten Waren (vgl. z. B. die grafische Abbildung eines Pumas auf den Schuhen der Marke Puma bzw. eines Krokodils auf den Hemden der Marke Lacoste). Sie sind für das kaufende Publikum aber schwerer als Wortmarken in Erinnerung zu behalten, weshalb sie oft zusammen mit einer Wortmarke verwendet werden (vgl. Bingener, a.a.O., Seite 22).

- Wort-/Bildmarken

Wort-/Bildmarken stellen eine Kombination von Zeichen und Abbildungen bzw. Grafiken dar. Es gibt im Register des Deutschen Patent- und Markenamts im wesentlichen zwei Varianten von Wort-/Bildmarken, zum einen Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen mit einem Bildelement (z. B. das Logo der Automarke SAAB bestehend aus dem Wortbestandteil SAAB und der grafischen Abbildung eines Greifvogels oder das Logo der Marke Starbucks bestehend aus dem Wortbestandteil STARBUCKS COFFEE und der grafischen Abbildung einer Meerjungfrau), und zum anderen Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen in grafischer Gestaltung (z. B. der Schriftzug der Marke Coca Cola in geschwungener Schrift oder der Schriftzug der Marke ARAL in weißer Schrift auf einem blauen Quadrat).

- dreidimensionale Marken (Formmarken)

Dreidimensionale Marken bestehen aus dreidimensionalen Gestaltungen. Sie können u. a. als Warenformmarken oder auch als Warenverpackungsformmarken eingetragen werden. Hierzu ist die Einreichung von bis zu sechs verschiedenen Ansichten erforderlich, die zusammen den Schutzgegenstand einer dreidimensionalen Marke definieren (vgl. § 9 MarkenVO). Beispielhaft sollen an dieser Stelle die Pralinenform Rocher der Firma Ferrero (Warenformmarke) und die Form der Maggi-Flasche der Firma Bernhard Zamek (Warenverpackungsformmarke) genannt werden, die jeweils als eingetragene Marke geschützt sind.

- abstrakte Farbmarken

Abstrakte Farbmarken, d. h. eine konturlose Farbe oder eine Farbzusammenstellung, sind grundsätzlich eintragungsfähig (vgl. z. B. die abstrakte Farbmarke magenta der Deutschen Telekom AG). Insoweit ist die Vorlage eines Farbmusters und die Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode (RAL, Pantone) erforderlich. Bei Farbkombinationen muss des Weiteren eine bestimmte Verbindungsanordnung angegeben werden. Allerdings sind die Anforderungen der Rechtsprechung an die Eintragung von abstrakten Farbmarken sehr hoch, weshalb nur sehr bekannte Marken eine Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts erhalten. Insoweit wird einer weitreichenden Monopolisierung von Farben für bestimmte Waren und Dienstleistungen entgegengewirkt und die Wettbewerbsfreiheit gestärkt (vgl. Bingener, a.a.O., Seite 24).

- Positionsmarken

Positionsmarken betreffen Zeichen (Buchstaben, Zahlen, sonstige Zeichen oder Abbildungen), die an einem festgelegten Ort auf der Ware angebracht werden (z. B. der rote Balken im Absatz der Schuhe der Firma Lloyd). Sie sind grundsätzlich eintragungsfähig.

- Hörmarken

Hörmarken bestehen aus vom menschlichen Gehör wahrnehmbaren Tönen, Tonfolgen, Melodien oder sonstigen Klängen und Geräuschen. Da eine Hörmarke bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (neben der Einreichung eines Tonträgers) in Notenschrift angemeldet werden muss (vgl. z. B. die eingetragenen Hörmarken Otto Versand Hamburg der Firma Otto und Auf diese Steine können Sie bauen, Schwäbisch Hall der Bausparkasse Schwäbisch Hall), können sonstige Klänge und Geräusche, die grafisch, d. h. in Notenschrift, nicht darstellbar sind, mangels Eintragungsfähigkeit nur als Benutzungsmarken verwendet werden. Werden eine Melodie und ein Text miteinander verbunden, handelt es sich begrifflich um eine sog. Kombinationsmarke.

- Kennfadenmarken

Die eintragungsfähigen Kennfadenmarken bestehen aus der Einarbeitung farbiger Fäden oder Streifen in Textilien, Kabel, Schläuche etc. Sie bilden für die entsprechenden Waren einen dauerhaften Herkunftshinweis, insbesondere dann, wenn die Verpackungsmaterialien bereits entfernt sind.

- Bewegungsmarken

Bewegungsmarken erfassen Bewegungsabläufe als Folge von Bildern. Die Eintragungsfähigkeit der Bewegungsmarken wird dadurch gewährleistet, dass die Bilderabfolgen grafisch - etwa durch Einzelbilder - darstellbar sind (vgl. z. B. die als Bewegungsmarken eingetragenen Ausschnitte aus der Persil-Werbung der Firma Henkel).

- Tastmarken

Tastmarken, d. h. über den menschlichen Tastsinn wahrnehmbare Zeichen, gelten zwar als grafisch darstellbar und damit als eintragungsfähig, jedoch sind die genauen Voraussetzungen ihrer Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts noch nicht abschließend geklärt. Beispielhaft soll hier auf die Eintragung der Marke Underberg des gleichnamigen Unternehmens in Blindenschrift verwiesen werden. Da die Eintragung dieser Marke als Bildmarke erfolgt ist, besteht aber Uneinigkeit darüber, ob es sich tatsächlich um eine Tastmarke handelt. Jedenfalls kommen insoweit Benutzungsmarken in Betracht.

Die (gegenwärtig) nicht eintragungsfähigen Markenformen:

- Geruchsmarken

Geruchsmarken, d. h. über den menschlichen Geruchssinn wahrnehmbare Zeichen, werden als grafisch nicht darstellbar angesehen, weshalb sie bei dem Deutschen Patent- und Markenamt bisher nicht registriert worden sind. Vereinzelt wird diskutiert, ob eine Eintragungsfähigkeit entweder dadurch erreicht werden kann, dass eine chemische Formel angegeben wird, die eine bestimmte Substanz bzw. deren Geruch vollständig umschreibt, oder dadurch, dass der Geruch mit solchen Worten beschrieben wird, welche es den Abnehmern der Waren oder Dienstleistungen ermöglichen, den Geruch nach ihrer eigenen Lebenserfahrung zu identifizieren. Diese Diskussion ist aber noch nicht abgeschlossen. Dass Geruchsmarken als Benutzungsmarken entstehen, ist jedoch denkbar.

Auf europäischer Ebene wurden in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts für einen kurzen Zeitraum Geruchsmarken in das Register des HABM eingetragen (vgl. z. B. die Marke The smell of fresh cut grass, welche für Tennisbälle registriert worden ist). Allerdings ist das HABM insoweit zu einer restriktiven Praxis zurückgekehrt, sodass in der jüngeren Vergangenheit keine Eintragungen von Geruchsmarken mehr erfolgt sind.

- Geschmacksmarken

Geschmacksmarken, d. h. über den menschlichen Geschmackssinn wahrnehmbare Zeichen, werden ebenso wie die Geruchsmarken als grafisch nicht darstellbar angesehen, weshalb sie bei dem Deutschen Patent- und Markenamt bisher nicht registriert worden sind.

(2) Das Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen

Der Anmelder muss neben der Marke und ihrer Form auch bestimmte Branchen angeben, für welche die Marke gelten soll. Hierfür muss der Anmelder die wirtschaftliche Tätigkeit ermitteln, für welche er die Marke verwendet will. Die von dem Deutschen Patent- und Markenamt zur Verfügung gestellte Einteilung von verschiedenen Klassen der Waren und Dienstleistungen (siehe hierzu im Internet unter www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7733.pdf) erfasst alle denkbaren Produkte, und zwar in 45 Waren- und Dienstleistungsklassen (Klasse 1 - 34 = Waren; Klasse 35 - 45 = Dienstleistungen). Daneben bietet das Deutsche Patent- und Markenamt unter www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/suche/suchen.html auch eine Suchmaschine an, die dabei hilft, die beabsichtigte wirtschaftliche Tätigkeit den zur Verfügung stehenden Klassen zuzuordnen.

bb) Die materiellen Voraussetzungen

Im Rahmen der materiellen Voraussetzungen für eine Markeneintragung überprüft das Deutsche Patent- und Markenamt die Schutzausschließungsgründe des § 3 MarkenG und des § 8 Abs. 1 MarkenG (grafische Darstellbarkeit) sowie die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG.

Dagegen erfasst die Prüfung des Amtes keine relativen Schutzhindernisse, nämlich das Bestehen älterer Rechte anderer Markeninhaber. Diese Prüfung bleibt speziellen Verfahren bei dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw. vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten, die von den Inhabern älterer Rechte anzustrengen sind (Widerspruchsverfahren bzw. Nichtigkeitsverfahren, vgl. §§ 9, 42, 51 MarkenG). In diesen Verfahren wird insbesondere überprüft, ob die älteren Rechte anderer Markeninhaber der neu eingetragenen Marke entgegenstehen.

(1) § 3 MarkenG

Die Vorschrift des § 3 Abs. 1 MarkenG ist bereits unter I. (Der Markenbegriff) zitiert worden. Aus dieser gesetzlichen Bestimmung folgt, dass eine Marke um ihrer Individualisierungsfunktion und damit ihrer Identifizierungsfunktion zu genügen, einen Herkunftshinweis und eine abstrakte Unterscheidungskraft besitzen muss. Entsprechendes überprüft das Deutsche Patent- und Markenamt im Anmeldeverfahren. Die Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG, die auch bereits unter I. genannt worden sind, werden durch das Deutsche Patent- und Markenamt ebenfalls überprüft. Sie betreffen jedoch nur Warenformmarken, Warenverpackungsformmarken sowie Bildmarken mit der Darstellung einer Ware oder einer Verpackung, weshalb der Anwendungsbereich der Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG sehr eingeschränkt ist.

(2) § 8 Abs. 1 MarkenG

Von der Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen (§ 8 Abs. 1 MarkenG). Hinsichtlich dieses Prüfungsgegenstands des Amts wird auf die Ausführungen IV. 2. b) aa) (1) Bezug genommen, mit denen die einzelnen Markenformen auch im Hinblick auf ihre Eintragungsfähigkeit bzw. grafische Darstellbarkeit erläutert worden sind.

(3) § 8 Abs. 2 MarkenG

Die Vorschrift in § 8 Abs. 2 MarkenG, welche die absoluten Schutzhindernisse regelt, steht regelmäßig im Mittelpunkt der Prüfung des Deutschen Patent- und Markenamts, weshalb sie nachfolgend wörtlich zitiert werden soll:

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,

3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,

5. die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,

6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,

7. die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind,

9. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder

10. die bösgläubig angemeldet worden sind.

Die in der Praxis im Zusammenhang mit der Registereintragung von Marken häufig problematischen Fälle betreffen die absoluten Schutzhindernisse, die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG geregelt sind:

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt einer Marke jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie von den beteiligten Verkehrskreisen im Hinblick auf die von dem Anmelder beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht als Marke angesehen wird, mithin eine Ursprungsidentifizierung nicht möglich ist. Dieses Fehlen einer konkreten Unterscheidungskraft kann auf dem produktbeschreibenden Gehalt oder auf der fehlenden Aussage eines Zeichens beruhen.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Fehlende Unterscheidungskraft aufgrund produktbeschreibenden Gehalts bei Wortmarken:

- Nebenan für Produkte aus dem Lebensmittel- und Gastronomiebereich (BPatG 26 W (pat) 114/03 Beschluss vom 08.06.2005, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 75)

- Akzente für diverse Produkte (BPatG 25 W (pat) 069/03 Beschluss vom 23.06.2005, zitiert nach Bingener, a.a.O.)

- Internetkanzlei für Rechtsberatung, auch über das Internet (BPatG 25 W (pat) 191/03 Beschluss vom 14.11.2005, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 76)

- Frucht Frisch für konserviertes Obst, Konfitüren, Speiseeis, Fruchtgetränke etc. (BPatG 32 W (pat) 169/03 Beschluss vom 10.08.2005, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 77)

- Bücher für eine bessere Welt für Bücher (BGH WRP 2000, 1140)

- Das Prinzip der Gerechtigkeit für diverse Dienstleistungen (BPatG 25 W (pat) 115/03 Beschluss vom 10.03.2005, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 79)

- Future für elektrische und elektronische Geräte (BPatG 27 W (pat) 103/02 Beschluss vom 29.04.2003, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 80)

Unterscheidungskräftige Wortmarken:

- HIT für Maschinen, elektronische Geräte (BPatG 33 W (pat) 59/01 Beschluss vom 24.04.2001, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 75)

- Dermadirekt für Werbung, Verpflegung, wissenschaftliche Forschung (BPatG 25 W (pat) 260/03 Beschluss vom 15.04.2005, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 76)

- sonne downloaden für Solaranlagen und deren Planung (BPatG 28 W (pat) Beschluss vom 02.06.2004, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 78)

- Bank One für Finanzdienstleistungen (BPatG 33 W (pat) 082/01 Beschluss vom 23.07.2002, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 80)

Des Weiteren sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftige Angaben, insbesondere auch geographische Herkunftsangaben, von der Eintragung ausgeschlossen. Maßgebend ist in diesem Zusammenhang die Erwägung, dass keinem Gewerbetreibenden ein Monopol auf solche Angaben gewährt werden darf, die andere Gewerbetreibende im Wettbewerb ebenfalls benötigen, und die daher freigehalten werden müssen.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Schutzunfähigkeit erkannt:

- Bau-Medien-Zentrum für Geschäftsführung, Ausbildung (BPatG 24 W (pat) 163/03 Beschluss vom 11.01.2005, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 100)

- MEGAFORM für Körperpflegemittel, Bekleidung (BPatG 30 W (pat) 145/01 Beschluss vom 04.02.2002, zitiert nach Bingener, a.a.O., S. 101)

- Asthma Brause für Medikamente (BPatG GRUR 1997, 640)

Schutzfähigkeit erkannt:

- Deutsche Venen LIGA E. V. für Werbung (BPatG 24 W (pat) 131/01 Beschluss vom 11.03.2003, zitiert nach Bingener, a.a.O.)

- CHANGE für Tabakerzeugnisse (BGH GRUR 1998, 813)

Schließlich sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG üblich gewordene Angaben von der Eintragung ausgeschlossen. Hierbei handelt es sich um Angaben, die ursprünglich konkret unterscheidungskräftige Marken dargestellt haben, welche jedoch durch ihren Gebrauch ihre Unterscheidungskraft verloren haben und zu Gattungsbezeichnungen geworden sind.

Zu beachten ist, dass die Eintragungshindernisse der Nr. 1 bis 3 des § 8 Abs. 2 MarkenG - im Gegensatz zu den weiteren Eintragungshindernissen, die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG enthalten sind - mittels Durchsetzung des betroffenen Zeichens im Verkehr überwunden werden können (vgl. § 8 Abs. 3 MarkenG). Eine Verkehrsdurchsetzung wird dann angenommen, wenn 70 % des vom konkreten Produkt angesprochenen Verkehrs die Angabe als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Anbieter auffassen. Dies ist in der Praxis eher selten der Fall. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist in der Regel ein demoskopisches Gutachten eines anerkannten Meinungsforschungsinstituts und bei Produkten für Fachkreise eine Umfrage durch den Deutschen Industrie- und Handelskammertag bei seinen Mitgliedern erforderlich (vgl. Bingener, a.a.O., S. 118)

c) Die Markenpflege

aa) Die sachgerechte Benutzung der Marke

Ist die Eintragung der Marke erfolgt, sollte die Marke sodann sachgerecht benutzt werden, d.h. zum einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und zum anderen nicht als sachbeschreibende Angabe, was durch Hinzufügen des Zeichens â vermieden werden kann (vgl. auch § 16 MarkenG). Die Benutzung der eingetragenen Marke sollte dabei dokumentiert werden.

Die Benutzung der eingetragenen Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nicht zuletzt deshalb erforderlich, da die Marke dann verfällt, wenn sie nicht innerhalb von fünf Jahren (ggf. nach dem Abschluss eines Widerspruchsverfahrens, vgl. § 26 MarkenG) ernsthaft benutzt wird (§ 25 MarkenG, sog. Benutzungszwang). Diese Regelung dient dem Zweck, dass Markenregister von nicht benutzten Markeneintragungen frei zu halten.

bb) Die Überwachung des Markenregisters und des wirtschaftlichen Umfeldes

Des Weiteren ist es erforderlich, das Register des Deutschen Patent- und Markenamts sowie das wirtschaftliche Umfeld regelmäßig daraufhin zu überprüfen, ob Markenanmeldungen bzw. -benutzungen erfolgen, die mit der eingetragenen Marke in Konflikt geraten können. Dabei kann die Überwachung des Markenregisters über das Internet (https://dpinfo.dpma.de/protect/mar.html) durchgeführt werden. Wird auf diesem Weg ein Konfliktfall aufgedeckt, muss überlegt werden, ob in dem Fall einer Markenanmeldung ein Widerspruch eingelegt wird oder in dem Fall einer Benutzungsmarke aus der eingetragenen Marke gegen den Markeninhaber vorgegangen wird.

cc) Die Verlängerung des Markenschutzes

Da der Markenschutz zehn Jahre nach der Anmeldung der Marke erlischt, muss zu gegebener Zeit die Entscheidung darüber getroffen werden, ob der Markenschutz verlängert werden soll. Dabei müssen in dem Fall einer Verlängerung des Markenschutzes die Verlängerungsgebühren rechtzeitig bei dem Deutschen Patent- und Markenamt eingezahlt werden (siehe hierzu das entsprechende Muster des Deutschen Patent- und Markenamts im Internet unter www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7412.pdf).

3. Markenschutz aufgrund Benutzung (§ 4 Nr. 2 MarkenG)

Ein Markenschutz aufgrund Benutzung setzt voraus, dass eine Verkehrsgeltung erworben wird. Die Benutzung der Marke allein reicht nicht aus. Von einer Verkehrsgeltung ist auszugehen, wenn aufgrund der Benutzungsumstände (Dauer, Umfang, Marktanteil etc.) ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise in dem benutzten Zeichen einen Hinweis auf die Produktherkunft vom Benutzer erkennen. Im Allgemeinen reicht ein Zuordnungsgrad von 20 – 25 % aus (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 4 Rdnr. 37). Dabei erstreckt sich der Schutz einer Benutzungsmarke auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie benutzt wird. Im Gegensatz zur eingetragenen Marke, deren Schutz in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, ist die Benutzungsmarke nur dort geschützt, wo die Verkehrsgeltung besteht. Die Dauer des Schutzes einer Benutzungsmarke hängt von dem Bestehen der Verkehrsgeltung ab. Besteht keine Verkehrsgeltung mehr, ist auch der Schutz nicht mehr vorhanden.

Da der Inhaber einer Benutzungsmarke im Streitfall vor Gericht darlegen und beweisen muss, dass eine Benutzungsmarke tatsächlich besteht, ist es unbedingt erforderlich, die Nutzung der Marke von Anfang an zu dokumentieren, und zwar durch die regelmäßige Aufbewahrung von Werbeanzeigen, Produktverpackungen, Geschäftspapieren etc. sowie Aufzeichnung von Werbeaktionen und Vertriebsaktivitäten nach Art und Umfang. Ohne eine entsprechende Dokumentation kann eine gerichtliche Auseinandersetzung betreffend eine Benutzungsmarke nicht erfolgreich geführt werden.

4. Markenschutz aufgrund notorischer Bekanntheit (§ 4 Nr. 3 MarkenG)

Die notorische Bekanntheit einer Marke übertrifft die Verkehrgeltung insoweit, als eine Bekanntheit nicht nur bei den beteiligten Verkehrskreisen, sondern im allgemeinen Verkehr besteht.

V. Die Markenrechtsverletzung

1. § 14 MarkenG

§ 14 MarkenG ist die zentrale Vorschrift bezüglich der dem Markeninhaber zustehenden Rechte, wenn eine Benutzung seiner Marke durch Dritte erfolgt. Sie soll daher nachfolgend wörtlich zitiert werden:

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,

2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,

4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,

5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,

2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder

3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, dass die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

§ 14 Abs. 1 MarkenG beschreibt die Rechtsnatur des Markenrechts als ausschließliches Recht (Immaterialgüterrecht). Der Inhalt des Markenrechts ergibt sich aus § 14 Abs. 2 MarkenG, wonach es jedem Dritten untersagt ist, die Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Die Reichweite des Verbietungsrechts des Markeninhabers folgt aus den drei Verletzungstatbeständen, die in § 14 Abs. 2 MarkenG geregelt sind, und zwar die Identität (Nr. 1), die Verwechslungsgefahr (Nr. 2) und die unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke (Nr. 3). § 14 Abs. 3 MarkenG enthält eine Aufzählung verbotener Benutzungshandlungen, die nicht abschließend ist. § 14 Abs. 4 MarkenG betrifft drei Fallgruppen von Vorbereitungshandlungen, die ebenfalls verboten sind. § 14 Abs. 5 und 6 MarkenG regeln den Unterlassungs- bzw. Schadensersatzanspruch des Markeninhabers, während die Auskunfts- und Vernichtungsansprüche des Markeninhabers in § 19 bzw. § 18 MarkenG enthalten sind.

2. Allgemeine Voraussetzungen

Alle Ansprüche eines Markeninhabers aufgrund einer Markenrechtsverletzung setzen voraus, dass der Markenschutz gemäß § 4 MarkenG besteht und dass die Marke, aus der Rechte hergeleitet werden, gegenüber eventuellen Rechten des Verwenders des angegriffenen Zeichens Vorrang hat (sog. Prioritätsprinzip, vgl. § 6 MarkenG). Des Weiteren muss der Dritte widerrechtlich, d. h. ohne Zustimmung des Markeninhabers, im territorialen Schutzbereich der Marke eine Verletzungshandlung begangen haben, die im geschäftlichen Verkehr erfolgt ist und eine markenmäßige Verwendung des Verletzerzeichens zum Gegenstand hat.

Der Begriff der markenmäßigen Verwendung, der weit auszulegen ist, setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise in dem angegriffenen Zeichen einen Herkunftshinweis erkennen (BGH GRUR 2001, 158 - Drei-Streifen-Kennzeichnung). Die Benutzung des Verletzerzeichens muss daher im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer Wettbewerber dienen (BGH GRUR 2002, 814 - Festspielhaus; BGH GRUR 2002, 812 - Frühstücksdrink II).

3. Die Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Die in der Praxis im Zusammenhang mit Markenrechtsverletzungen häufig problematischen Fälle betreffen die Verwechslungsgefahr, die in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geregelt ist. Daher soll nachfolgend auf diese Form der Markenrechtsverletzung näher eingegangen werden:

Die Ansprüche aufgrund einer Markenrechtsverletzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordern - neben den unter 2. dargestellten allgemeinen Voraussetzungen - eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und dem jüngeren Zeichen. Dabei ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, und zwar auf der Grundlage der drei Faktoren

a) Kennzeichnungskraft der älteren Marke,

b) Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen,

c) Ähnlichkeit der älteren Marke mit dem jüngeren Zeichen,

die zueinander in der Weise in einer Wechselbeziehung stehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Markenähnlichkeit oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Von dieser Verwechslungsgefahr im engeren Sinne ist die ebenfalls in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geregelte Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens zu unterscheiden. Bei dieser Verwechslungsgefahr halten die beteiligten Verkehrskreise nicht die eine Marke für die andere (Verwechslung), sondern bringen beide gedanklich miteinander in Verbindung, was ebenfalls das Recht des Markeninhabers verletzen kann.